ⅰＰｈｏｎｅ大合議事件

特許権の消尽、権利濫用、ＦＲＡＮＤ宣言

管轄：

判決日：: 平成２６年５月１６日

事件番号：: 平成２５年（ネ）第１００４３号

キーワード：: 特許権の消尽、権利濫用、ＦＲＡＮＤ宣言

第１　事案の概要

１．事案の要旨

本件は，被控訴人（第１審原告）が，被控訴人による物件目録記載の各製品（以下「本件各製品」と総称し，同目録１記載の製品（「ｉＰｈｏｎｅ３ＧＳ」）を「本件製品１」，同目録２記載の製品（「ｉＰｈｏｎｅ４」）を「本件製品２」などという。）の生産，譲渡，輸入等の行為は，控訴人（第１審被告）が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第４６４２８９８号の特許権（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）の侵害行為に当たらないなどと主張し，控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

原判決は，本件製品１及び３は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方，本件製品２及び４については，本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも，控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して，被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。

２．争いのない事実等

本件特許の特許請求の範囲は，請求項１ないし１４から成り，以下，請求項８に係る発明を「本件発明１」，請求項１に係る発明を「本件発明２」といい，本件発明１及び２を併せて「本件各発明」という。
本件各製品は，第３世代移動通信システムないし第３世代携帯電話システム（３Ｇ）（Third Generation）の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）が策定した通信規格であるＵＭＴＳ規格（Universal Mobile Telecommunications System）に準拠した製品である。

ＵＭＴＳ規格とは，３ＧＰＰで策定された第３世代移動通信システムの総称であり，多数の技術仕様からなっている。ＵＭＴＳ規格のうちの無線通信規格には，Ｗ－ＣＤＭＡ方式（Wideband Code Division Multiple Access。一般に「Ｗ－ＣＤＭＡ」といった場合には，ＵＭＴＳ規格と同義に使われる例もあるが，本判決においては，「Ｗ－ＣＤＭＡ」といった場合には，３ＧＰＰの技術仕様書（Technical Specification。以下「ＴＳ」と表記することがある。）のうち，２５シリーズに規定されている方式を指すものとする。）のほか，ＬＴＥ方式（Long Term Evolution。３ＧＰＰのＴＳのうち３６シリーズに規定されている。）などがある。
本件特許に関するＦＲＡＮＤ宣言
３ＧＰＰを結成した標準化団体の一つであるＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構；European Telecommunications Standards Institute）は，知的財産権の取扱いに関する方針として「ＩＰＲポリシー」（IntellectualPropertyRights Policy）を定めている。
控訴人は，１９９８年１２月１４日，ＥＴＳＩに対し，ＵＭＴＳ規格としてＥＴＳＩが推進しているＷ－ＣＤＭＡ技術に関し，控訴人の保有する必須ＩＰＲライセンスを，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項に従って，「公正，合理的かつ非差別的な条件」（fair,reasonable and non-discriminatory terms and conditions）（以下「ＦＲＡＮＤ条件」という。）で許諾する用意がある旨の誓約（宣言）をした。
控訴人は，２００７年８月７日，ＥＴＳＩに対し，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項に従って，本件出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願番号，本件出願の国際出願番号（ＰＣＴ／ＫＲ２００６／００１６９９）等に係るＩＰＲが，ＵＭＴＳ規格（ＴＳ２５．３２２等）に関連して必須ＩＰＲであるか，又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項に準拠する条件（ＦＲＡＮＤ条件）で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（以下「本件ＦＲＡＮＤ宣言」という。）をした。

３．争点

本件の争点は，

①本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否（争点１），
②本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）の成否（争点２），
③特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否（争点３），
④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点４），
⑤控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否（争点５），
⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（争点６）及び
⑦損害額（争点７）
である。

第２　裁判所の判断

１．争点４（本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無）について

特許権者又は専用実施権者（この項では，以下，単に「特許権者」という。）が，我が国において，特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し，譲渡する等すれば特許法１０１条１号に該当することとなるもの。以下「１号製品」という。）を譲渡した場合には，当該１号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等（特許法２条３項１号にいう使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず，特許権者は，当該１号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては，当該１号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし，その後，第三者が当該１号製品を用いて特許製品を生産した場合においては，特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから，当該生産行為や，特許製品の使用，譲渡等の行為について，特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁），最判平成１９年１１月８日・民集６１巻８号２９８９頁参照）。
なお，このような場合であっても，特許権者において，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばないとするのが相当である。
そして，この理は，我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）が国外において１号製品を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解される（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁参照））。
次に，１号製品を譲渡した者が，特許権者からその許諾を受けた通常実施権者（１号製品のみの譲渡を許諾された者を含む。）である場合について検討する。
１号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも，前記（１）と同様に，特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等には及ばないが，他方，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には，生産行為や，生産された特許製品の使用，譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには，１号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても，特許権者において，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，前記（１）と同様に，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばない。
このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は，特許権者について検討されるべきものではあるが，１号製品を譲渡した通常実施権者が，特許権者から，その後の第三者による１号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には，黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は，別途，通常実施権者についても検討することが必要となる。
なお，この理は，我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）からその許諾を受けた通常実施権者が国外において１号製品を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解される。
本件では，控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは認めるに足りず，また，インテル社（通常実施権者）にその権限があったとも認めるに足らないから，本件ベースバンドチップ（１号製品）を用いて生産された特許製品（本件製品２及び４）を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。

２．争点６（控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否）について

ＦＲＡＮＤ宣言がされた場合の損害賠償請求について
被控訴人による本件製品２及び４の製造・販売等は，本件発明１の技術的範囲に属し，本件特許権については，無効理由がなく，消尽しておらず，ライセンス契約は成立していないから，控訴人は損害の賠償を請求することができることになる。
そこで，ＦＲＡＮＤ宣言をした特許権者が，当該特許権に基づいて，損害賠償請求をした場合において，どの範囲の損害賠償請求が許容されるかを検討する。

ア　ＦＲＡＮＤ宣言された必須特許（以下，ＦＲＡＮＤ宣言された特許一般を指す語として「必須宣言特許」を用いる。）に基づく損害賠償請求においては，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは，当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり，特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き，特許法の目的である「産業の発達」（同法１条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。
すなわち，ある者が，標準規格に準拠した製品の製造，販売等を試みる場合，当該規格を定めた標準化団体の知的財産権の取扱基準を参酌して，必須特許についてＦＲＡＮＤ宣言する義務を構成員に課している等，将来，必須特許についてＦＲＡＮＤ条件によるライセンスが受けられる条件が整っていることを確認した上で，投資をし，標準規格に準拠した製品等の製造・販売を行う。仮に，後に必須宣言特許に基づいてＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することがあれば，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスが受けられると信頼して当該標準規格に準拠した製品の製造・販売を企図し，投資等をした者の合理的な信頼を損なうことになる。必須宣言特許の保有者は，当該標準規格の利用者に当該必須宣言特許が利用されることを前提として，自らの意思で，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンスを行う旨宣言していること，標準規格の一部となることで幅広い潜在的なライセンシーを獲得できることからすると，必須宣言特許の保有者にＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求を許容することは，必須宣言特許の保有者に過度の保護を与えることになり，特許発明に係る技術の幅広い利用を抑制させ，特許法の目的である「産業の発達」（同法１条）を阻害することになる。

イ　一方，必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては，その行使を制限することは，発明への意欲を削ぎ，技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き，同様に特許法の目的である「産業の発達」（同法１条）を阻害するおそれがあるから，合理性を欠くというべきである。標準規格に準拠した製品を製造，販売しようとする者は，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の支払は当然に予定していたと考えられるから，特許権者が，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払を請求する限りにおいては，当該損害賠償金の支払は，標準規格に準拠した製品を製造，販売する者の予測に反するものではない。
また，ＦＲＡＮＤ宣言の目的，趣旨に照らし，同宣言をした特許権者は，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては，差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである。ＦＲＡＮＤ宣言をした特許権者における差止請求権を行使することができないという上記制約を考慮するならば，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求を認めることこそが，発明の公開に対する対価として極めて重要な意味を有するものであるから，これを制限することは慎重であるべきといえる。

ウ　以上を「ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」と「ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」に分けて，より本件の事実に即して敷衍する。
(a)　ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求
ＵＭＴＳ規格に準拠した製品を製造，販売等しようとする者は，ＵＭＴＳ規格に準拠した製品を製造，販売等するのに必須となる特許権のうち，少なくともＥＴＳＩの会員が保有するものについては，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに，同ポリシー６．１項等によってＦＲＡＮＤ宣言をすることが要求されていることを認識しており，特許権者とのしかるべき交渉の結果，将来，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが，その信頼は保護に値するというべきである。したがって，本件ＦＲＡＮＤ宣言がされている本件特許についてＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは，このような期待を抱いてＵＭＴＳ規格に準拠した製品を製造，販売する者の信頼を害することになる。
必須宣言特許を保有する者は，ＵＭＴＳ規格に準拠する者のかかる期待を背景に，ＵＭＴＳ規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され，それに応じて，ＵＭＴＳ規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また，本件ＦＲＡＮＤ宣言を含めてＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの要求するＦＲＡＮＤ宣言をした者については，自らの意思で取消不能なライセンスをＦＲＡＮＤ条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くないといえる。
したがって，ＦＲＡＮＤ宣言をした特許権者が，当該特許権に基づいて，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合，そのような請求を受けた相手方は，特許権者がＦＲＡＮＤ宣言をした事実を主張，立証をすれば，ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができると解すべきである。
これに対し，特許権者が，相手方がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張，立証をすれば，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容されるというべきである。そのような相手方については，そもそもＦＲＡＮＤ宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから，特許権者の損害賠償請求権がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。もっとも，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは，前記のとおりの弊害が存することに照らすならば，相手方がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は，厳格に認定されるべきである。

(b)　ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求
ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については，必須宣言特許による場合であっても，制限されるべきではないといえる。
すなわち，ＵＭＴＳ規格に準拠した製品を製造，販売等しようとする者は，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額については，将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される。また，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの３．２項は「ＩＰＲの保有者は・・・ＩＰＲの使用につき適切かつ公平に補償を受ける」（IPR holders …should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs[.]））ことをもＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの目的の一つと定めており，特許権者に対する適切な補償を確保することは，この点からも要請されているものである。
ただし，ＦＲＡＮＤ宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果，当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお，ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて，相手方から主張立証がされた場合には，権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられないというべきである。

(c)　まとめ
以上を総合すれば，本件ＦＲＡＮＤ宣言をした控訴人を含めて，ＦＲＡＮＤ宣言をしている者による損害賠償請求について，①ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは，上記(a)の特段の事情のない限り許されないというべきであるが，他方，②ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については，必須宣言特許による場合であっても，上記(b)の特段の事情のない限り，制限されるべきではないといえる。
特段の事情の有無についての検討
ア　ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲での損害賠償請求について
控訴人が本件ＦＲＡＮＤ宣言をしていることに照らせば，控訴人は，少なくとも我が国民法上の信義則に基づき，被控訴人との間でＦＲＡＮＤ条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負担すると解される。
この点，控訴人は，平成２３年７月２５日にライセンス提示をした後は，アップル社から具体的提案を受けつつも，平成２４年１２月３日に至るまで，具体的な対案を示すことがなく，また，控訴人は特許ポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行っており，個別の特許については，本件訴訟に至るまで料率の提案を提示せず，控訴人の提案するライセンス条件がＦＲＡＮＤ条件にのっとったものであることを十分に説明することもなかったと認められるから，この間の控訴人の交渉態度は，アップル社との間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったと解される。
もっとも，次のような事実経緯が存在する。すなわち，①控訴人は，アップル社に対して直ちに対案を示すことはなかったものの，平成２４年１２月以降はアップル社との間で複数回，協議を行っており，その際には対案も示すなど，契約締結に向けた活動を継続している。②一般に控訴人や被控訴人の属する移動体通信端末の製造業者の間では特許ポートフォリオ単位でのクロスライセンス契約が締結されることが通常であるから，特許ポートフォリオ単位でのライセンス提案のみを行うことも直ちに信義に反するものとはいえない。③控訴人と他社との間のライセンス契約の条件については守秘義務が付され開示できる性質のものではなく，開示されたとしても，当該条件はライセンス契約の相手方の特許ポートフォリオの相対的強弱によって決定されたものであって，前提を異にする控訴人と被控訴人との間の契約条件を定めるに当たって常に参考になるものともいえない。④ライセンス契約の条件中には，標準規格に関連しない特許権のライセンスやビジネス条件なども含まれることがあり得ることも考えられる。
以上の点を考慮すると，控訴人は提案するライセンス条件がＦＲＡＮＤ条件にのっとったものであることを説明すべきであるとしても，控訴人が控訴人と他社との間のライセンス契約の条件を開示しなかったことを直ちに不当と非難することはできず，控訴人のライセンス交渉過程での態度をもって，控訴人がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償請求をすることが著しく不公正であるとまでは認めることはできない。
その他，本件に現れた一切の事情を考慮しても，控訴人によるＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず，前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない。

イ　ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求について
アップル社と控訴人の間のライセンス交渉の経緯からすると，アップル社は，平成２３年８月１８日付けの書面でのライセンス料率の上限の提示に始まり，複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし，控訴人と複数回面談の上8集中的なライセンス交渉も行っているから，アップル社は控訴人との間でライセンス契約を締結するべく交渉を継続していたと評価できる。控訴人とアップル社との間には，妥当とするライセンス料率について大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在する。しかし，ライセンサーとライセンシーとなる両社は本来的に利害が対立する立場にあることや，何がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料であるかについて一義的な基準が存するものではなく，個々の特許のＵＭＴＳ規格への必須性や重要性等については様々な評価が可能であって，それによって妥当と解されるライセンス料も変わってくることからすれば，アップル社の行った各種提案も一定程度の合理性を持ったものと評価できる。加えて，前記アのとおり，控訴人の交渉態度も，アップル社との間でのライセンス契約の締結を促進するものではなかったことからすると，両社間に，大きな意見の隔絶が長期間にわたって存在したとしても，アップル社や被控訴人においてＦＲＡＮＤ条件でのライセンス契約を締結する意思を有しないことを意味するものとは直ちに評価できない。そうすると，本件について被控訴人にＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合など特段の事情が存するとは認められない。
小括
よって，控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は，控訴人の主張に係る損害額のうち，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない。

３．結論

以上によれば，被控訴人の請求は，控訴人が被控訴人に対して本件製品１及び３の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）につき，本件特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないこと，並びに，本件製品２及び４の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）につき，本件特許の侵害に基づき控訴人が被控訴人に対して有する損害賠償請求権が，金９９５万５８５４円及びこれに対する平成２５年９月２８日から支払済まで民法所定の年５分の割合による金額を超えて存在しないことの確認を求める限度で理由があるから，この限度で認容し，その余の被控訴人の請求は理由がないから棄却するべきところ，これと異なる原判決は変更されるべきであるから，主文のとおり判決する。

2014 年 9 月 19 日
エスエス国際特許事務所

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