第１事案の概要
本件は、「タコグラフ用記録紙」に関する特許２６１９７２８号の特許権者である第１審原告（第２審控訴人、以下「原告」）が、第１審被告ら（第２審被控訴人、以下「被告」）が製造販売するタコグラフ用記録紙（以下「本件被告製品」）が当該特許権を侵害すると主張して、被告に対し、特許法１００条に基づき、本件被告製品の生産、譲渡等の差止め及び廃棄を求め、民法７０９条、７１９条に基づき損害賠償金の支払を求めた事案である。
第２前提となる事実
１．本件特許発明
【請求項１】
下記（Ａ）と（Ｂ）の重量比が１から３の範囲の組成物からなる着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層が１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものであることを特徴とする、タコグラフ用記録紙。
（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子
（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー
２．本件特許発明の構成要件の分説
構成要件ａ：隠蔽層は着色原紙の色調を隠蔽するものであり、１から２０ミクロンの膜厚で着色原紙の表面に形成されたこと。
構成要件ｂ：上記隠蔽層は、（Ａ）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子（以下「Ａ成分」ともいう。）及び（Ｂ）成膜性を有する水性ポリマー（以下「Ｂ成分」ともいう。）の組成物からなること。
構成要件ｃ：上記組成物は、Ａ成分とＢ成分の重量比が１から３の範囲であること。
構成要件ｄ：上記隠蔽層は、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するものであること。
構成要件ｅ：前記ａないしｄを特徴とする、タコグラフ記録紙であること。
３．先行訴訟等の経緯
- 無効審判請求
被告は、４回にわたり、本件特許について無効審判を請求し、そのうち３回は、いずれも、同請求が成り立たないとする審決がされ、取消訴訟の請求棄却判決及び上告棄却により確定した。４回目の無効審判請求（無効２００２－３５４６４号事件）において、請求不成立審決を取り消す旨の判決がされ、上告受理申立ても却下されたため、原告は、訂正請求書を提出し、特許庁の訂正拒絶理由通知に対応して、手続補正書を提出した（本件訂正）。特許庁は、本件訂正を認めた上、無効審判請求が成り立たないとする審決をし、その取消訴訟は棄却されて、同審決は確定した。 - 第１次侵害訴訟（イ号事件）
原告は、被告が平成９年１月から平成１１年９月１４日までの間に製造、販売した被告製品（以下「イ号物件」）が本件特許権を侵害するとして、被告に対し、特許権侵害差止等請求事件（東京地裁平成１１年（ワ）第２３０１３号）を提起した（イ号事件）。東京地裁は、イ号物件は本件特許発明（ただし、本件訂正前のもの）の構成要件を充足すると判断し、イ号物件の製造等の差止め及び廃棄請求を認容するとともに、損害賠償として３億６７４２万円余の支払いを命じる判決を言い渡した。被告の控訴（東京高裁平成１３年（ネ）第４１４６号）は棄却され、上告及び上告受理申立て（最高裁平成１５年（オ）第８３号、同年（受）第８２号）は、棄却決定及び不受理決定により、上記判決が確定した。 - 第２次侵害訴訟（ロ号事件）
被告は、原告に対し、イ号物件を設計変更した被告製品（以下「ロ号物件」）の製造販売につき特許権不侵害確認請求本訴事件（東京地裁平成１１年（ワ）第２１２８０号）を提起し、原告が同被告に対し、特許権侵害差止請求反訴事件（同平成１２年（ワ）第７５１６号）を提起した（ロ号事件）。東京地裁は、ロ号物件は本件特許発明（ただし、本件訂正前のもの）の構成要件を充足しないと判断して、本訴請求を認容し、反訴請求を棄却した。原告の控訴（東京高裁平成１３年（ネ）第２８１８号）は棄却され、上記判決は確定した。
なお、ロ号事件においてロ号物件とされた被告製品は、イ号事件の特許権仮処分異議申立事件（東京地裁平成１１年（モ）第１２２５７号）において、被告がイ号物件とは異なる新処方の製品であるとして提出した物件（イ号事件の乙５３。以下「乙５３物件」という。）である。乙５３物件の一部は、ロ号事件の証拠として裁判所に提出され（裁判所保管乙５３物件）、残部は、原告が保管している（原告保管乙５３物件）。
４．本件被告製品の構成
- 本件被告製品（「ロ’号物件」または「ハ号物件」ともいう。）は、隠蔽層が、着色原紙の色調を隠蔽するものであり、着色原紙の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現出するタコグラフ用記録紙である。
- 本件被告製品の隠蔽層は、①スチレン／アクリル酸エステル共重合体、②スチレン／ブタジエン共重合体（ＳＢＲ）、③スチレン／アクリル酸共重合体、④カゼイン、⑤その他の添加剤成分を成分とする組成物から構成される塗布液を塗布して乾燥させたものである。本件被告製品における隠蔽層の塗布液として配合される具体的な薬品名は、以下のとおりである。
①スチレン／アクリル酸エステル共重合体：ローペイクＨＰ－１０３５
②スチレン／ブタジエン共重合体（ＳＢＲ）：ニポールＬＸ４０７Ｆ８Ｂ
③スチレン／アクリル酸共重合体：ジョンクリル６１Ｊ
④カゼイン：ＡＬＡＣＩＤ７３０
⑤その他の添加剤成分：サーフィノール等 - 上記成分①は構成要件ｂのＡ成分に該当し、成分②はＢ成分に該当する。成分⑤はＡ成分、Ｂ成分のいずれにも該当しない。なお、成分③及び④がＢ成分に該当するか否かについては争いがあるものの、構成要件ｃの充足性の判断に際し、いずれもＢ成分に該当するものとして検討することにつき当事者間に争いはない。
５．争点
本件における主な争点は以下のとおりである（注：争点１および４については省略した。）。
- 構成要件ｃの「Ａ成分とＢ成分の重量比（以下「Ａ/Ｂ比」ともいう。）」は乾燥後の隠蔽層におけるＡ/Ｂ比か乾燥前の塗布液における固形分のＡ/Ｂ比か（争点２）
- 本件被告製品は構成要件ｃを充足するか（「Ａ/Ｂ比が１から３の範囲である」か否か）
（争点３）
第３当事者の主張
１．争点２について
- 原告
ア 本件明細書の特許請求の範囲の記載から、構成要件ｃにおける「Ａ/Ｂ比」が、塗布液の乾燥後に得られる「隠蔽層」を構成する組成物におけるＡ成分とＢ成分の重量比であることは明らかである。また、本件特許発明は、タコグラフ用記録紙という「物」の発明であり、使用方法や製造方法の発明ではないため、塗布液の乾燥後に得られた隠蔽層を有するタコグラフ用記録紙としての「物」を対象にしているのであるから、構成要件ｃのＡ/Ｂ比に関し、被告が主張するように乾燥前の塗布液を構成する組成物の固形分のＡ/Ｂ比であると解することはできない。
イ 中空孔ポリマー粒子の供給源であるローペイクＨＰ－１０５５（以下「ローペイク」という。）のガラス転移温度（約１０６℃）より低い温度で乾燥した場合には、塗布液を構成する組成物の固形分のＡ/Ｂ比と乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のＡ/Ｂ比は同一となるが、被告のように、通常では考えられないガラス転移温度以上の温度（１６０℃）で乾燥する場合には、ローペイク粒子が成膜化しＡ成分の一部がＢ成分に変化することから、塗布液を構成する組成物の固形分のＡ/Ｂ比と乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のＡ/Ｂ比が同一となることはない。 - 被告
ア 本件明細書の発明の詳細な説明欄には、「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比は１～３であり、両者を混合して得られた塗布液が着色原紙に塗布される。」との記載があり、混合前の塗布液における固形分のＡ/Ｂ比を述べている。本件明細書には塗布液乾燥後の隠蔽層の組成物を何らかの分析方法で測定したＡ/Ｂ比やその測定方法が記載されているわけではない。したがって、構成要件ｃの「Ａ/Ｂ比」は、乾燥前の塗布液を構成する組成物の固形分のＡ/Ｂ比を意味するものと解すべきである。
イ 構成要件ｃの「Ａ/Ｂ比」は、乾燥前の塗布液を構成する組成物の固形分のＡ/Ｂ比と乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のＡ/Ｂ比とは同一であるから、塗布液における固形分の重量比によって充足性を判断すべきである。
２．争点３について
- 原告
ア ＡＴＲ法による定量分析による本件被告製品の隠蔽層のＡ/Ｂ比
原告保管乙５３物件は、ロ号事件において配合割合は特定されたものの、大まかな成分しか特定されなかったことから、原告は、各種の化学分析により、①～⑤成分の薬品名を特定した。この分析結果は、被告が本件訴訟において開示した薬品名とＳＢＲ以外の薬品において実質的に一致していた。
原告は、原告保管乙５３物件の配合薬品を上記のように特定したことから、②ＳＢＲ、③スチレン/アクリル酸共重合体、④カゼインの各成分における３点検量線を作成して、原告保管乙５３物件を標準物質としてＡＴＲ法により定量分析を行った結果、本件被告製品の隠蔽層のＡ/Ｂ比はいずれも「１から３の範囲」内の数値であった。
さらに、本件被告製品は、Ａ成分であるローペイク粒子がそのガラス転移温度以上の乾燥温度で加熱されることにより、その粒子の一部が成膜化し、Ｂ成分である「成膜性を有する水性ポリマー」に変化することから、Ａ/Ｂ比は上記のＡＴＲ法による分析結果から求めた値よりも小さくなり、構成要件ｃの「１から３の範囲」により収束することになる。以上より、本件被告製品はいずれも構成要件ｃを充足する。
イ 隠蔽層用塗布液の配合薬品の固形分量から求めたＡ/Ｂ比
本件被告製品の隠蔽層は均一であるから、実機生産品である本件被告製品と加工管理表等に記載の薬品配合割合により調製されたハンドコート試料は、ＩＲの全領域で重ね書きすると一致するはずであるが、現実には全く一致せず、加工管理表等に記載の薬品配合割合にＳＢＲ（ニポールＬＸ４０７Ｆ８Ｂとは異なるＳＢＲ）及びカゼインを加えた模擬品（ハンドコート試料及びＴ社設備による実機生産品）は、ＩＲの全領域で本件被告製品と一致した。したがって、本件被告製品は、加工管理表等に記載の薬品配合割合にＳＢＲ及びカゼインを加えた塗布液を使用して製造されたものと認められ、模擬品の配合薬品の固形分量から本件被告製品のＡ/Ｂ比を求めると２．９０となり、構成要件ｃを充足する。
被告は、実機生産品とハンドコート試料のＩＲを重ね書きしても一致しないのは、実機生産においてはマイグレーションが生じるなどの原因により隠蔽層が不均一であることを挙げるが、本件被告製品の隠蔽層が均一であることは各種証拠により明らかである。マイグレーションは過酷な製造条件で発生するものであって、被告の製造工程における通常の乾燥条件では発生しないものである。また、被告が使用するＳＢＲ（ニポールＬＸ４０７Ｆ８Ｂ）はマイグレーションが生じないように開発されたものであり、マイグレーションが発生すると層間剥離強度が低下（バインダー力が悪化）するが、本件被告製品にバインダー力が低下している事実は存在しない。 - 被告
ア ＡＴＲ法による隠蔽層の組成物の定量分析について
タコグラフ用記録紙の隠蔽層の特殊性（ばらつき、経時変化、不均一性等）により、本件被告製品の隠蔽層の組成物の定量分析を正確に行うことは困難である。仮に、ＡＴＲ法によりＡ/Ｂ比の定量が可能であるとしても、原告保管乙５３物件のブタジエン基に起因する吸光度比（967cm-1/907cm-1）がロ号製品としては小さすぎるため（本来のロ号物件における薬品配合割合であれば、１．２程度を示すべきところ、原告保管乙５３物件は約１．０である。）、原告保管乙５３物件を標準物質として作成された検量線によると、ブタジエンを含むＳＢＲ（Ｂ成分）が実際の値よりも常に大きく算出されてしまう（Ａ/Ｂ比が常に小さく算出されてしまう）という根本的な問題点が存在する。このような検量線に基づく定量分析が正しい重量比を示すものではないことは明らかである。
イ 実機生産品の配合薬品の固形分量からの定量分析について
原告の主張は、隠蔽層用塗布液の処方が同一であれば実機生産品とハンドコート試料のＩＲが全領域で一致することを前提としたものであるが、隠蔽層用塗布液の処方が全く同じであっても、実機生産品とハンドコート試料とでは、乾燥温度の違いによるマイグレーション等により隠蔽層における組成分布が異なり不均一な構造となるために吸光度比が異なるものであるから、原告の主張は前提において誤りである。
ウ ローペイク粒子の成膜化について
省略（後記「第４裁判所の判断」の２．（6）参照）
エ 本件被告製品製造時の隠蔽層用塗布液の薬品配合割合からＡ/Ｂ比が３よりも大きいことは明らかであること
構成要件ｃの「Ａ/Ｂ比」は、隠蔽層用塗布液に配合された各薬品の固形分の重量比から求めるのが最も端的かつ確実な方法であるし、本件明細書及び本件特許の出願経過においても、乾燥後の隠蔽層からＡ/Ｂ比を求める手段は何ら開示されておらず、隠蔽層用塗布液の配合薬品の固形分の重量比からＡ/Ｂ比が求められることが当然の前提となっている。
本件被告製品製造時の隠蔽層用塗布液の薬品配合割合は、加工管理表等に記載されたとおりであるから、仮に②成分、③成分、④成分のすべてがＢ成分であるとしても、本件被告製品の隠蔽層用塗布液の配合薬品の固形分のＡ/Ｂ比が３を超えていることは明らかであるから、本件被告製品はいずれも構成要件ｃを充足しない。
第４裁判所の判断
１．争点２について
- 本件明細書の「発明の詳細な説明」の「作用」において、「隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの重量比が１未満のときは十分な隠蔽性が得られず、しかも室温の記録ペンのペン圧で中空孔ポリマー粒子が潰れ難くなり、記録できない。また重量比が３以上となると実用可能な隠蔽層を形成することができない。」と記載されていることからすると、本件特許発明における構成要件ｃの技術的意義は、記録紙の状態において隠蔽性と記録性の作用を有することにあると解されること、また、本件特許発明の特許請求の範囲の「重量比が１から３の範囲の組成物からなる着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層」との記載からすると、構成要件ｃの「Ａ/Ｂ比」は、記録紙となった状態、すなわち、塗布液乾燥後の隠蔽層を構成する組成物におけるＡ/Ｂ比を意味すると解するのが相当である。
- もっとも、塗布液の固形分は乾燥後もそのまま不揮発分として残るため、通常は、塗布液における固形分のＡ/Ｂ比と塗布液乾燥後の隠蔽層におけるＡ/Ｂ比は一致するものである。したがって、構成要件ｃの「Ａ/Ｂ比」は、必ずしも乾燥後の記録紙の状態で測定する必要はなく、乾燥前の塗布液における固形分のＡ/Ｂ比を測定することによっても構成要件ｃを充足するかを判断することができるといえる。本件明細書の「発明の詳細な説明」の「実施例」として、塗布液における固形分の重量比による薬品配合割合が記載されていることからすると、本件特許発明においては、塗布液における固形分のＡ/Ｂ比と塗布液乾燥後の隠蔽層におけるＡ/Ｂ比が一致することを当然の前提としており、乾燥の前後でＡ/Ｂ比が変化することを想定していないものといえる。
- また、本件被告製品の製造工程における乾燥温度や条件によって、ローペイク粒子が成膜化しＡ成分からＢ成分に変化し、塗布液の乾燥の前後でＡ/Ｂ比が変化することを認めるに足りる的確な証拠はない。
- したがって、構成要件ｃの「Ａ/Ｂ比」は、塗布液乾燥後の隠蔽層におけるＡ/Ｂ比を意味するものと解すべきであるが、本件被告製品においては、塗布液乾燥後の隠蔽層におけるＡ/Ｂ比は、塗布液における固形分のＡ/Ｂ比と一致するものといえる。そのため、乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のＡ/Ｂ比又は乾燥前の塗布液を構成する組成物の固形分のＡ/Ｂ比が１から３の範囲内の場合に、構成要件ｃを充足することになる。
２．争点３について
- 原告の立証方法
原告は、塗布液乾燥後の隠蔽層を構成する組成物のＡ/Ｂ比が１から３の範囲内であることの立証として、（a）乙５３物件を標準物質としてＡＴＲ法による定量分析を行った。
他方、被告は、乾燥前の塗布液を構成する配合物の固形分のＡ/Ｂ比が１から３の範囲内ではないとして、本件被告製品の加工管理表等を提出した。
これに対し、原告は、（b）本件被告製品の隠蔽層のＩＲと全領域で一致する製品（加工管理表記載の薬品配合割合にＳＢＲとカゼインを追加した模擬品）の塗布液の配合薬品の固形分からＡ/Ｂ比を求めた。
ロ号事件において、被告はロ号物件の隠蔽層の薬品配合割合（「ロ号処方」）について、下記表のとおりであると主張し、上記（a）の主張では、乙５３物件については、被告の主張のとおりの割合であることが前提となっている。また、上記（b）において、ロ’号物件およびハ号物件の加工管理表記載の薬品配合割合（「ロ’号処方」および「ハ号処方」）は、下記表のとおりである。
ロ号物件 ロ’号物件 ハ号物件 ①中空孔ポリマー粒子 76.9 77.9 77.9 ②SBR 16.5 15.4 14.4 ③スチレン/アクリル酸共重合体 2.2 2.2 2.2 ④カゼイン 3.3 3.3 4.3 ⑤その他の添加剤 1.1 1.2 1.2 （単位：重量％） - ＡＴＲ法の適否
ア ＡＴＲ法の光のもぐり込みの深さと密着性（押し付け力）
ＡＴＲ法において、光は界面で反射するのではなく、ある深さ（光のもぐり込みの深さ）だけ試料側に入り込んでから全反射する。そのため、試料表面から光のもぐり込みの深さの情報がスペクトルに反映されることになり、試料が深さ方向で均質でない場合には、ＡＴＲ法の測定結果が試料全体の組成を反映していないことになる。
すなわち、ＡＴＲ法におけるもぐり込みの深さの厚み全体に対する割合は、測定時の膜厚等にもよるが、本件被告製品のようなタコグラフ記録紙の隠蔽層の場合、せいぜい試料の深さ方向の４５～６０％の情報にすぎない。
このように、ＡＴＲ法は、隠蔽層の深さ方向の一部の情報しか反映しない方法であることから、隠蔽層の組成の深さ方向の均一性が問題となる。
イ 隠蔽層の均一性
- 原告は、本件被告製品の隠蔽層が均一であると主張する。
ａ 原告は、ハンドコート試料の隠蔽層をＡＴＲ法により測定した吸光度比と、同一塗布液をシリコンウエハに塗布した試料の隠蔽層を透過法により測定した吸光度比が一致したから、ハンドコート試料の隠蔽層は均一な構造であり、異なるプリズムによる吸光度比も同一であったから、本件被告製品の隠蔽層も均一であると主張する。
しかしながら、透過法の対象がハンドコート試料であり、それが乾燥条件が異なる本件被告製品の隠蔽層の均一性を直ちに証するものとはいえないし、異なるプリズムによる吸光度比が同一であることをもって、実機生産品の組成分布がハンドコート試料と同一であるとする化学的根拠は見当たらない。その上、上記測定結果は、いずれも同一とはいえないと評価すべきものである。
また、そもそもＡＴＲのスペクトルは透過法のスペクトルと違いがあるところ、両者の測定結果を比較するためのＡＴＲ補正ソフトを用いて変換し、両者を比較した結果が同一であるとしても、ＡＴＲ補正はＡＴＲ法と透過法のデータを一致させるものではなく近づけるためのものであって、ＡＴＲ補正ソフトのようなアルゴリズムを用いて行われるものであるから、このような補正された測定値はアルゴリズムの影響を受けているのであって、均一性の根拠にはならない。
ｂ 原告は、隠蔽層の深い部分まで測定する１回反射型ＡＴＲとごく浅い表面を測定する多重反射型ＡＴＲの吸光度比が一致していることからも、隠蔽層が均一であると主張する。しかしながら、隠蔽層の深い部分の測定値とごく浅い表面の測定値とが一致したことは、その測定箇所及び測定範囲において組成が等しいことを示すにすぎず、それのみをもって層全体が均一であることを証するに足りない。
ｃ 原告は、マイグレーションによりバインダー成分であるＳＢＲが表面側に移動したとすると、本件被告製品の隠蔽層のバインダー力は低下するはずであるが、本件被告製品の隠蔽層のバインダー力低下という事実は存在せず、マイグレーションが発生しないことからも、隠蔽層が均一であると主張し、報告書を提出している。
しかし、バインダー力が低下するほどではなくても、マイグレーションがある程度発生している可能性を否定することはできない。さらに、上記報告書におけるバインダー力の評価は、印刷適性試験や印字特性試験による、○△×といった観点からの評価であって、定量的な評価がなされていない。たとえ、上記評価が○であったとしても、これをもってマイグレーションが全くないと断ずることはできない。 - 他方､被告は、本件被告製品の隠蔽層が不均一であると主張する。
ａ 被告の陳述書によれば、押し付け力が４０Ｎ以上であれば、スチレン由来の各ピークの吸光度比に変化がないにもかかわらず、ブタジエン由来のピーク（967cm-1）はその後の押し付け力の増加に伴い依然として増加している。スチレン由来のピークの吸光度比に変化がないから、密着具合は一定であるが、ＡＴＲ法によるＩＲ測定時の押し付け力は、本来の目的である密着具合の向上のほか、中空孔ポリマーや粒子間の隙間を潰す役割も果たすことになる。よって、上記のブタジエン由来のピークの変化は、空隙の減少に伴いブタジエン、すなわちＳＢＲだけがＩＲ上増加するものであり、ＳＢＲの存在比率が少なくとも隠蔽層の厚さ方向で不均一であることを示していることになる。
ｂ 被告の実験報告書によれば、隠蔽層の深さ方向の組成分布の検証としてＡＴＲプリズム変更により分析したところ、ダイヤモンドで測定すると、吸光度比967cm-1/907cm-1、1660cm-1/1602cm-1共に、ハンドコート試料より実機生産品の方が大きい傾向が見られたのに対し、Ｇｅ測定つまりダイヤモンドより浅い領域では、吸光度比1660cm-1/1602cm-1の大小関係はダイヤモンド測定と同じであったが、吸光度比967cm-1/907cm-1はダイヤモンド測定で見られたような差は認められず、Ｇｅ測定の967cm-1/907cm-1のみが、実機生産品とハンドコート試料の差がほとんどないことが認められる。このことは、実機生産品もハンドコート試料も、深さ方向に組成分布の差があること、すなわち、均一ではないことを示している。
ｃ 東京大学准教授Ｅ氏も、意見書において、本件被告製品の隠蔽層においてバインダーとして用いられているＳＢＲは、急加熱の乾燥により表面積に集中するバインダーマイグレーションと呼ばれる現象がよく発生することが知られていること、コバインダーとして加えられる水溶性バインダーは、ＳＢＲのマイグレーションを促進し、その水溶性バインダー自身もマイグレートすること等を根拠に、本件被告製品の隠蔽層を、実機生産の乾燥条件で乾燥させた場合と、ハンドコートの乾燥条件で乾燥させた場合とで、隠蔽層の各成分の分布に差異が生じる可能性が十分にある、と述べている。 - 以上によれば、ＡＴＲ法においては、隠蔽層の組成が深さ方向で均一であることが求められるにもかかわらず、本件被告製品の隠蔽層が均一であることを認めるに足りない。
ウ 本件被告製品におけるＡＴＲ法
本件被告製品の塗布に用いられる組成物は、共重合物の混合物であり、比重や親水性が異なるＳＢＲの分散粒子とローペイクという、複数の配合物を分散状態で含むものである。特に中空樹脂粒子は、その粒子径が大きく、また、他の材料との比重も異なるから、分散性が悪く、全体としてＡ/Ｂ比を調整しても、ロットや測定場所等の違いによって、Ａ/Ｂ比に違いが出てくる可能性がある。
仮に、配合物の状態では均一に分散していたとしても、塗布液が塗布された後、塗布層内において、マイグレーション等の原因で、乾燥の過程で材料が偏在する可能性がある。本件被告製品と模擬品は、乾燥条件が全く同じとはいえないから、得られる隠蔽層の均一性（不均一の程度）に違いがある可能性も否定できない。
また、隠蔽層の断面写真によれば、コート層を乾燥した後に、層内に空隙が残存しており、この空隙は乾燥条件によりでき方が変化すると解される。したがって、このことからも、層の均一性（特に深さ方向）があるとはいえない。そして、層の深さ方向で均一でなければ、ＡＴＲ法によって、層の表面のみを測定しても、層全体のＡ/Ｂ比を知ることはできない。
エ 以上によれば、一般的にＩＲスペクトルが物質の同一性確認に有用であるとしても、本件被告製品の隠蔽層のように均一性のない物質において、同様にあてはまるものではなく、本件被告製品の隠蔽層をＡＴＲ法により定量的に測定することは適切とはいえないというべきである。 - 原告は、本件被告製品の隠蔽層が均一であると主張する。
- 模擬品を本件被告製品と同視できるか
ア 原告は、（ｂ－１）ハンドコート試料のＩＲと本件被告製品のＩＲとがＡＴＲ法で一致せず、他方、（ｂ－２）加工管理表記載の薬品配合割合にＳＢＲとカゼインを加えた模擬品のＩＲと本件被告製品のＩＲとがＡＴＲ法で一致したことをもって、上記模擬品を前提とした定量分析を行って、Ａ/Ｂ比が１から３の範囲内であると主張・立証する。
イ しかしながら、原告の立証は、いずれも隠蔽層という均一性のないものにＡＴＲ法を用いるものであり、まずその点に問題があることは、前記（2）のとおりである。原告は、模擬品を標準物質として用いて２点検量線を作成しているが、標準物質及び本件被告製品についても、同様に均一性の問題があるから、このような検量線を用いて定量的に試料を測定することはできないし、ＩＲチャートの測定箇所によって変わってくる可能性も否定することができない。
ウ 上記（ｂ－２）について
また、模擬品のＩＲと本件被告製品のＩＲとは、酸（1700cm-1）、カゼイン（1660cm-1）のピークが一致せず、必ずしも全部が一致しているとまではいえないものである。さらに、模擬品に配合されたＳＢＲ（ニポールＬＸ４０７Ｆ８Ｂとは異なるＳＢＲ）は、被告が購入した事実も認められず、模擬品を本件被告製品と同視することは適切ではない。
エ 上記（ｂ－１）について
薬品を同一の割合で配合しても、隠蔽層における分布が均一とはいえないものである。よって、本件被告製品のＩＲと加工管理表記載の薬品配合割合により調製されたハンドコート試料のＩＲとが一致しなかったことから直ちに、被告が加工管理表記載のとおりの配合をしていないということにはならない。
また、被告は、加工管理表および調薬ノートを、一部黒塗りして提出し、その後、ＳＢＲが「ニポールＬＸ４０７Ｆ８Ｂ」である点について黒塗りすることなく提出し直した。これらの書証に記載された薬品配合割合は、被告が、本件訴訟に先だって提起した被告製品についての差止請求権不存在確認事件（東京地裁平成１９年（ワ）第１９５８８号）の訴状において明らかにしていた隠蔽層の塗布液の配合割合と合致するものである。そして、上記加工管理表及び調薬ノートの記載は、薬品の納品伝票や請求書類に照らしても、直ちに疑義があるものとはいえない。
オ 以上のとおり、加工管理表記載の薬品配合割合そのものではなく、これにＳＢＲとカゼインを加えた模擬品をもって本件被告製品と同視することは、相当とはいえない。 - 乙５３物件は標準物質として適切か
ア 原告の分析方法
原告は、（ｱ）ロ号事件において開示されたロ号処方、原告保管乙５３物件のＡＴＲ法によるＦＴ－ＩＲ分析等から、原告保管乙５３物件の隠蔽層を形成する配合薬品を特定し、（ｲ）特定した配合薬品を用い、それらの成分量を変化させたハンドコート試料（試料１１－①～⑦）を調製して検量線を作成し、（ｳ）未知試料につき、ＡＴＲ法によりＦＴ－ＩＲ分析を行って吸光度比を求め、（ｴ）これを上記検量線に当てはめ、対応する成分量を読み取り、これを原告保管乙５３物件または裁判所保管乙５３物件を標準物質として補正し、Ａ/Ｂ比を算出した。原告の主張する定量方法は、前提として、試料１１－①～⑦、原告保管乙５３物件および裁判所保管乙５３物件が標準物質として妥当なものでなければならないため、これらが標準物質として妥当か否かを検討する。
イ 試料１１－①～⑦について
原告は検量線を用いて隠蔽層の各成分の定量を行うが、ＳＢＲの定量においては、ブタジエン基に起因する吸光度比（967cm-1/907cm-1、以下単に「吸光度比」ともいう。）がその指標となるため、検量線作成に用いる試料は、本件被告製品におけるＳＢＲと、少なくともブタジエン含有量が同一である必要がある。
原告は、当初、本件被告製品の隠蔽層に用いられているＳＢＲが不明であったため、ロ号物件で用いられているＳＢＲのブタジエン含有量を特定した上で、検量線を作成した。上記検量線作成用の試料に使用されたＳＢＲは、Ａ社製のＡ－５８２０（ブタジエン含有量は３５％）であり、実際に本件被告製品の隠蔽層に用いられているＺ社製のニポールＬＸ４０７ＦＢ（ブタジエン含有量は４０％）よりも、ブタジエン含有量が少ない。ブタジエン含有量が少ないＳＢＲを用いて検量線を作成した場合、測定結果のＳＢＲ量は実際のＳＢＲ量よりも多い含有量となる結果、Ｂ成分が多く算定され、Ａ/Ｂ比は本来よりも小さい値となる。
このように、本件被告製品のＳＢＲとは異なるブタジエン含有量を有するＳＢＲを用いて作成された検量線では本件被告製品の本来のＳＢＲ量を導き出すことはできないから、かかる検量線に基づく定量結果によってＡ/Ｂ比を立証することはできない。
ウ 原告保管乙５３物件及び裁判所保管乙５３物件
平成２１年１月２７日及び同年２月１７日の進行協議期日において行われた立会実験の結果、原告保管乙５３物件の吸光度比や裁判所保管乙５３物件の吸光度比が、ロ号物件の薬品配合割合による塗布液を塗布したハンドコート試料の吸光度比よりも低いこと、隠蔽層のブタジエン/スチレン比にバラつきがあることが認められる。原告代表者自身、隠蔽層の塗布液の配合内容が同一であっても、内職人が組み立てる時期によって、ブタジエン基に起因する吸光度比に約０．１もの差異が生じることを認めている。
このように、ロ号物件は、同一製品間でもバラつきがあるにもかかわらず、これを考慮することなく、原告保管乙５３物件を標準物質として用いた定量法によっては、Ａ/Ｂ比は正確には判断できないものである。
以上のとおり、乙５３物件は、標準物質として適切とはいえない。 - Ｔ社設備による実機生産品（模擬品）に関する原告の主張について
原告の主張は、Ｔ社が有する被告の設備とほぼ同一の設備を使用し、同様の塗工条件において配合薬品及び配合割合が同一の塗布液を用いることにより本件被告製品と実質的に同一の製品を実機生産することができることを前提とする。
しかし、Ｔ社の設備は被告の設備とは同一ではないから、乾燥条件が同一であるということはできず、本件被告製品の製造工程における乾燥条件と異なる乾燥条件において実機生産された製品の隠蔽層が、本件被告製品の隠蔽層と同一の物性を有するか否かは定かではない。乾燥条件が異なる場合には、隠蔽層のブタジエン基に起因する吸光度比が異なる可能性を否定することはできず、Ｔ社の設備により本件被告製品と実質的に同一の製品を実機生産することができると認めることはできない。
したがって、原告の主張は、前提において理由がなく採用することができない。 - ローペイク粒子の成膜化について
原告は、本件被告製品は、Ａ成分であるローペイク粒子がそのガラス転移温度以上の乾燥温度で加熱されることにより、一部が成膜化してＢ成分である「成膜性を有する水性ポリマー」に変化することから、Ａ/Ｂ比は隠蔽層用塗布液の配合薬品の固形分量から求めた値よりも小さくなり、「１から３の範囲」に収束すると主張する。
しかし、仮にＡ成分の一部が成膜化した場合、いまだ成膜化していない残りの部分も既に成膜化した部分と同一の物質である以上、当該加熱温度において同様に成膜性を有することに変わりはなく、Ａ成分のすべてが成膜性を有することになり、Ｂ成分にも該当することになる（Ｂ成分は「中空孔ポリマー」を除外するものではない。）。そうすると、原告が主張するようにローペイク粒子の一部が成膜化した場合、ローペイク粒子のすべてが成膜性を有しＢ成分に該当することになるから、中空孔ポリマーとは異なるＢ成分が存在する本件被告製品においては、Ａ/Ｂ比は必ず１よりも小さくなり、構成要件ｃを充足することはない。
そもそも、本件明細書には、Ａ成分がそのガラス転移温度以上の乾燥温度で加熱されることにより一部が成膜化してＢ成分に変化することについては記載も示唆もなく、成膜化したＡ成分がＢ成分に変化することは想定していないものというべきである。原告の上記主張は、本件明細書の記載に基づかないものであり、採用することができない。 - 以上のとおり、本件被告製品が本件特許発明の構成要件ｃを充足すると認めることはできない。
３．結論
以上の次第であるから、原告の請求・控訴は棄却されるべきものである。
（本事件は、原告により上告及び上告受理申立てがなされたが、棄却及び不受理決定がなされた。）
２０１１年１０月７日
エスエス国際特許事務所
エスエス国際特許事務所